Marka Hukuku Açısından Paralel İthalat ve Örnek Yargıtay Kararı

GİRİŞ: Genelde tüm fikri mülkiyet haklarının, özelde marka hakkının korunması hususunda en önemli problemlerden biri, bu haklara sağlananacak hukuksal korumanın kapsamının ne olması gerektiği meselesidir. Fikri mülkiyet alanındaki mutlak sınırsız bir koruma, fikri mülkiyet hakkına sahip olan kimselerin, ürünün kendileri tarafından piyasaya sunulmasından sonraki el değiştirmelerini, dağıtımını da kontrol altına almaları sonucunu doğurur. Bu durum, malların serbest dolaşımına ve rekabete aşırı kısıtlayıcı bir etki yaratır. Bu nedenle, fikri mülkiyet haklarının sınırlandırılması zorunluluğu doğmuştur. Fikri mülkiyet haklarını sınırlayan ilkelerden biri, hakkın tükenmesi öğretisidir. Hakkın tükenmesi öğretisine göre, fikri mülkiyete konu malların bizzat hak sahibi veya onun izniyle bir başkası tarafından ilk defa piyasaya sunulmasından sonra fikri mülkiyet hakkının tükenmiş olduğu kabul edilmektedir. Başka bir deyimle artık hak sahibi, fikri mülkiyet hakkına dayanarak, malın piyasadaki sirkülasyonunu denetleme hakkına sahip değildir.

Marka hakkının tükenmesiyle ilgili hukuksal sorunlar, iç ticaret işlemlerinden çok dış ticaret işlemlerinde gündeme gelmektedir. Öyle ki bu öğreti ile ilgili tartışmaların odak noktasını, paralel ithalat kavramı oluşturmaktadır.

PARALEL İTHALAT KAVRAMI VE PARALEL İTHALATIN GERİ İTHALAT VE GRİ PİYASALARDAN FARKI

Paralel ithalat, marka hakkı sahibi tarafından veya onun izniyle bir başkası tarafından, ülke dışında piyasaya sunulan markayı taşıyan özgün malların, marka sahibinden izin alınmaksızın ülkeye ithal edilmesidir.

Paralel ithalattan söz edilebilmesi için, ithalata konu olan malın, sadece yurt dışında piyasaya sunulmuş olma şartı yoktur. Başka bir deyimle, Türkiye dışında piyasaya sunulmuş olan malın Türkiye´ ye ithal edilmesi paralel ithalatın varlığı için yeterlidir. Türkiye´ ye ithal edilenlerin dışında, markalı mallardan daha önce Türkiye’ de piyasaya sunulmuş olup olmamasının bir önemi yoktur.

Ancak, eğer ithalata konu malların dışında marka sahibi tarafından markalı mallar aynı zamanda Türkiye´de de piyasaya sunulmuş ise, paralel ithalattan söz edebilmek için, yurt içinde piyasaya sunulan mallarla, yurt dışında piyasaya sunulup yurda ithal edilen mallar arasında ayniyet olmalıdır.

Ancak, marka sahibinin yurt dışında aynı marka altında piyasaya sürdüğü mallar ile yurt içinde piyasaya sürdüğü mallar arasında az çok farklılık varsa bu durumda gri piyasadan söz edilir.

Gri piyasa, marka hakkı sahibi veya onun izniyle bir başkası tarafından, ülke dışında piyasaya sunulan ve üçüncü kişiler tarafından ülkeye ithal edilen markalı özgün malların, daha önce marka sahibi tarafından veya onun izniyle üçüncü kişi tarafından, ülke içinde piyasaya sunulan markalı mallardan farklı olması durumunda söz konusu olur. Örneğin, Türkiye´ deki X markasının sahibi bu marka altında Türkiye´ de üretip piyasaya sunduğu bilgisayarlarda Türkçe karakter seti, aynı marka altında Almanya´ da piyasaya sunduğu bilgisayarlarda Almanca karakter seti kullanmışsa bu iki bilgisayarın aynı mal olduğu söylenemez. Marka sahibinin Almanya’da piyasaya sunduğu bilgisayarın Türkiye´ ye ithali gri piyasaya yol açacaktır.

Geri ithalat, marka hakkı sahibi tarafından veya onun izniyle ülke içinde piyasaya sunulmuş olan markalı malların marka sahibi veya onun izniyle başka bir ülkeye ihraç edilmesinden sonra aynı malların üçüncü kişiler tarafından tekrar ülkeye ithal edilmesidir.

Yukarıda açıklamış olduğumuz gibi paralel ithalatı; marka sahibinin Türkiye´ de piyasaya sunduğu markalı mallarla başka bir ülkede piyasaya sunduğu markalı mallar arasında az veya çok bir farklılığın olması durumu (gri piyasa) ve markalı mallardan Türkiye´ de piyasaya sunulmuş olanlarının marka sahibi veya onun izniyle üçüncü kişi tarafından ihraç edilmesinden sonra, üçüncü kişiler tarafından tekrar Türkiye´ ye ithal edilmesini (geri ithalat) ayırmamız gerekmektedir.

Gerek meselenin teorik düzeyde ele alınmasında, gerek konuyla ilgili somut hukuksal sorunun çözümünde paralel ithalat, geri ithalat ve gri piyasa kavramları arasındaki bu farkların hiçbir zaman gözden kaçırılmaması gerekmektedir.

Yapmış olduğumuz bu açıklamalar ışığında paralel ithalat kavramını örneklerle açıklamaya devam edelim.

Mark KHK m.73´ de lisans alana tanınan dava açma hakkı, Türkiye´ de tescil edilmiş markalar için söz konusudur. Mesela, “Southstar” markası, bir ABD firması olan “Southstar Co.” adına, televizyonlar için Türkiye´ de ve gene aynı firma adına İtalya´ da tescil edilmiştir. Southstar Co. firması, bu marka altında televizyonları ABD’ den Türkiye´ ye ithal etmek ve Türkiye´ de “Southstar” markası altında üretim yapmak hakkını münhasıran Artemis Dış Ticaret A.Ş.´ ye tanınmıştır. Artemis Dış Ticaret A.Ş. söz konusu televizyonları Türkiye´ ye ithal ederken, İzmir Dahili-Harici A.Ş.´ nin aynı televizyonları, üretimin yapıldığı İtalya´ dan ithal etmesi, paralel ithalattır. Paralel ithalat marka hukuku yönünden markanın haksız kullanımını oluşturmaz. Çünkü, örnekten de anlaşılacağı üzere marka hukukuna uygun olarak kullanılmaktadır. Paralel ithalatın tek satıcılık ve rekabetin korunması hukuku yönünden doğurduğu sorunlar –yani tek satıcının (Artemis Dış Ticaret A.Ş.) başka bir şahsın (İzmir Dahili-Harici Ticaret A.Ş.) ithalatını Southstar Co. ile arasındaki tek satıcılık sözleşmesine dayanarak durdurup durduramayacağı ve bunun RKK’ ya aykırılık teşkil edip etmeyeceği- marka hukuku ile ilgili değildir.

Paralel ithalatı, bir marka belirli bazı mallar için, Türkiye´ de bir şahsın adına kayıtlı iken, aynı veya benzer bir markanın gene aynı mallar için, yurt dışında başka bir kişinin adına tescil edilip de, mezkur ülkede o marka altında üretilen mallardan Türkiye´ye yapılan ithalattan ayırmak gerekir. Bu varsayımda Türkiye´de tescilli markanın sahibi –marka hakkına tecavüz olduğu için- söz konusu ithalatı engelleyebilir. Mesela, “Afiyet” markası, Türkiye´ de (X), Mısır´ da (Y) adına tescil edilmişse, Mısır´ da (Y)´ nin ürettiği veya üretim için verdiği baklavaların (Z) tarafından Türkiye´ ye ithalini (X) önleyebilir. Mısır´ dan yapılan ithalat paralel ithalat değildir. Çünkü, marka aynı ancak sahipleri farklıdır. Mısır´ daki tescil, etkilerinin ülkesel olması dolayısıyla Türkiye´ de hiçbir hak doğuramaz.

YÜRÜRLÜKTEKİ POZİTİF DÜZENLEME VE HAKKIN TÜKETİLMESİ İLKESİ

27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren 556 sayılı MarkKHK´ nin 9. maddesinde marka hakkının marka sahibine sağladığı hak ve yetkiler belirtilmiş; 13. maddesinde de marka hakkının tükenmesi ilkesi düzenlenmiştir. Böylelikle bu kararnameyle birlikte tükenme ilkesi Türk hukukuna girmiştir.

KHK m.9/II-c´ de marka sahibinin, izni alınmadan markasını taşıyan malın ithali veya ihracını yasaklayabileceği hükme bağlanmıştır. KHK m.61-a´ de, 9.maddenin ihlalinin marka hakkına tecavüz sayılacağı hükme bağlanmıştır. KHK m.13´ de ise “marka tescilinden doğan hakların tüketilmesi” başlığı altında hakkın tükenmesi düzenlenmiştir. Hukukumuzda ülkesel/ulusal tükenme ilkesi benimsenmiştir. Bu ilkeye göre, hakkını içerde tükettiği kabul edilen hak sahibinin, yurt dışında piyasaya sürdüğü fikri ve sınai hak konusu orijinal malların tekrar kendi ülkesine ithalatını önleme yetkisine sahiptir.

YARGITAY´IN PARALEL İTHALATTA MARKA HAKKININ TÜKENMESİNE İLİŞKİN ÖRNEK KARARI

Yargıtay 11. HD´ nin marka hakkının tükenmesi ve paralel ithalata ilişkin yayınlanmış iki kararı bulunmaktadır. Yargıtay’ın “Police” kararı (Yargıtay 11. HD, 16.3.1999 tarihli ve E.1998/7997 ve K. 1999/2098 sayılı) bu konudaki bilinen ilk kararıdır. Diğeri ise, Police kararındaki ilkelerin aynen tekrar edildiği “Dexter” (Yargıtay 11. HD, 14.6.1999 tarihli ve 3243/5170 sayılı) kararıdır.

Police kararındaki somut olayda özetle: İtalyan şirketi DE Rigo SPA´ya ait olan ve dünyanın bir çok ülkesinde tescil edilmiş olan Police, Sting ve Vogart markalarının Türkiye dağıtıcısı SESA Dış Ticaret’tir. Marka sahibi DE Rigo SPA ile SESA Dış ticaret arasında, 1996 yılında bir münhasır marka lisans sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşmeyle lisans hakkı sahibi SESA anılan malları Türkiye’ye ithal edip, bütün Türkiye sathında pazarlayarak, tanıtımını ve reklamını yapacaktır. Sözleşmeye göre, bu markalara karşı haksız rekabet ve markaya tecavüz hallerinde SESA firması tek başına dava açma yetkisine sahiptir. Bu sözleşme TPE’nde tescil ettirilmiştir.

Davalı ise, 1996 ve 1997 kreasyonuna ait Police markalı gözlükleri Türkiye´ye ithal ederek kendi mağazasında satışa sunmuştur. Bu durum noterce de tespit edilmiştir. Bu tespite ve bilirkişi raporuna göre davalı tarafından piyasaya sunulan gözlükler ile davacının lisans sahibi olduğu gözlükler arasında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Davacı tarafından, police markalı gözlüklerin Türkiye´de ithalatının ve pazarlama yetkisinin münhasıran kendisine ait olduğu ve kendisinin izni olmadan menşe ülkesinin dışındaki başka bir ülkeden gözlüklerin ithal edilerek Türkiye´de satılmasının hukuken mümkün olmaması nedeniyle davalının bu fiilinin marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğu ileri sürülmüştür. Davalı ise, (paralel) ithalatta kanuna aykırılık bulunmadığını ve davacının iddiasının RKHK’ ya da aykırı olduğunu ileri sürmüştür.

Yargıtay, tükenme ilkesi ve paralel ithalat yönünden davalıya hak vermiştir. Karar şöyledir:

“556 sayılı KHK´ nın ve bu maddenin kaynağı olan 89/104/AET sayılı yönergenin ilgili maddesinde “marka sahibi tarafından veya onun izni ile markayı taşıyan malların piyasaya sunulmasından sonra marka sahibi, markanın bu mallarla ilgili olarak kullanılmasını yasaklayamaz” hükmü getirilmiştir. Buna uygulamada ve yasal düzenlemede marka hakkının tüketilmesi kavramı denilmektedir. Bu ilkenin uygulanabilmesi için yukarıda da değinildiği üzere tescilli markayı taşıyan malların marka sahibi tarafından veya onun izni ile Türkiye´de piyasaya sunulmasından sonra marka hakkı sahibi, bu malları yurt dışına satar (veya yurt dışında, menşe ülkeden başka bir ülkede üretirse) bunların üçüncü kişiler tarafından yurt dışından satın alınarak Türkiye’ye ithaline (paralellelimport) engel olamaz. Aynı ilke yabancı markayı taşıyan malların Türkiye’de tek satıcısı (münhasır lisans sahibi) durumunda olan ve marka sahibinin izniyle bu markayı adına tescil ettirmiş bulunan kişi bakımından da geçerlidir. Ancak, KHK´nın ilgili maddesi uyarınca marka sahibi, malların piyasaya sunulmasından sonra üçüncü kişiler tarafından başka ülkelerden ithalinden sonra değiştirilerek veya kötüleştirilerek malın özgün niteliğinin değiştirilerek ticari amaçla kullanılması halinde bunu önleme yetkisine sahiptir.

Bu ilkelere göre, davacı gözlükleri ile ayniyet arz eden orijinal vasıfta olup taklit olmayan gözlükler, kanuni prosedüre uygun olarak menşe ülkesinden başka ülkelerde üretilip o ülkelerden Türkiye´ye ithal edilmesi halinde, ithalatçı tarafından satılması veya ithalatçı firmadan fatura karşılığı satın alınıp satışa arz edilmesi halinde 556 sayılı KHK’nın 9/II-c hükmü uygulanmayacaktır.”

Ayşegül GÜLTEKİN
UPB-2006

Yararlanılan Kaynaklar:

1. Av. Fahrettin KAYHAN “Türk marka Hukuku Açısından Paralel İthalat ve Marka Hakkının Tükenmesi” Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi (FMR) Yıl:1, Cilt:1, Sayı:1,
2. Ünal TEKİNALP, Fikri Mülkiyet Hukuku, Güncelleştirilmiş ve Geişletilmiş Üçüncü Bası, Beta Yayınları,
3. Ayşe Saadet ARIKAN “Fikri Sınai Haklarda “Hakkın Tüketilmesi Doktrini” Avrupa Birliği ve Türkiye”, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Mart-Nisan 1996 sayı:129